Panduan Menjawab Penolakan Pendaftaran Merek dan Upaya Banding

Apa itu penolakan merek dan siapa yang terkena

Penolakan merek adalah keputusan bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan. Keputusan ini muncul setelah pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek di DJKI. Pemohon yang terkena adalah pelaku usaha dari semua skala: UMKM, perusahaan, dan perorangan. Penolakan membawa akibat nyata, sebab tanpa pendaftaran, hak eksklusif atas merek tidak diperoleh dan pihak lain dapat mendaftar nama yang sama.

Pahami dulu tahapan awal di panduan pendaftaran merek dagang ke DJKI. Penjelasan alasan penolakan dibahas di merek ditolak DJKI: alasan dan cara menanggapi.

Alasan penolakan yang paling sering

• Persamaan dengan merek lain. Mirip pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau yang diajukan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis.
• Tidak ada daya pembeda. Kata atau gambar yang umum, deskriptif, atau lazim dipakai dalam perdagangan.
• Menyesatkan. Memberi kesan keliru tentang asal, mutu, atau sifat barang.
• Bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
• Meniru merek terkenal, nama orang terkenal, lembaga, atau lambang negara tanpa izin.
• Itikad tidak baik. Pemohon dinilai meniru atau membonceng reputasi pihak lain.
• Kekurangan administrasi. Dokumen tidak lengkap, etiket tidak sesuai ketentuan.

Setiap alasan memerlukan pendekatan berbeda. Penolakan karena persamaan dijawab dengan argumen perbedaan bunyi, bentuk, atau arti, serta perbedaan kelas dan pasar. Penolakan karena kurang daya pembeda dijawab dengan bukti pemakaian dan pengenalan merek oleh publik.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasarnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Garis besarnya:

• Bila pemeriksa ragu atau berniat menolak, pemohon biasanya diberi kesempatan menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu tertentu. Periksa teks resmi.
• Jika permohonan tetap ditolak, pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu yang diatur, yang oleh undang-undang disebut tiga bulan sejak penerimaan surat penolakan. Angka ini harus dicek ulang pada teks resmi karena menentukan hak banding.
• Komisi Banding Merek memeriksa ulang permohonan dan memutuskan menerima atau menolak banding.
• Terhadap putusan penolakan banding, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dan putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai ketentuan.
• Pihak ketiga yang berkepentingan dapat menyampaikan keberatan selama masa pengumuman. Pemohon berhak menanggapi keberatan itu.

Langkah praktis menanggapi penolakan

1. Baca surat dengan seksama. Catat nomor permohonan, tanggal surat, alasan, dan pasal yang dirujuk.
2. Catat tanggal penerimaan. Hitung tenggat dari tanggal yang tertera pada surat atau sistem.
3. Pelajari merek pembanding. Cari merek yang dijadikan alasan. Periksa kelas, pemilik, status, dan tampilannya.
4. Nilai peluang. Jujur menilai apakah argumen Anda kuat. Bila merek hampir sama untuk barang sejenis, pertimbangkan mengubah merek.
5. Siapkan bukti. Bukti pemakaian, penjualan, promosi, penghargaan, dan pengenalan publik.
6. Susun tanggapan tertulis. Tanggapi tiap alasan penolakan satu per satu, dengan bahasa sopan dan terstruktur.
7. Pertimbangkan perbaikan. Mengubah logo, menyempitkan daftar barang, atau memilih kelas lain dapat menghilangkan persamaan.
8. Ajukan tanggapan sebelum batas waktu. Simpan bukti pengiriman.
9. Bila tetap ditolak, ajukan banding tepat waktu. Siapkan memori banding yang menyoroti kekeliruan penilaian.
10. Pertimbangkan upaya berikutnya. Gugatan ke Pengadilan Niaga atau pengajuan merek baru yang dimodifikasi.
11. Lindungi posisi sementara. Dokumentasikan pemakaian dan awasi pendaftaran pihak lain.

Dokumen yang perlu disiapkan

Strategi menjawab yang efektif

Tanggapan yang baik pendek, fokus, dan didukung bukti. Mulailah dengan ringkasan: merek Anda, barang atau jasa, dan alasan mengapa tidak menimbulkan kebingungan. Lalu analisis tiga aspek perbandingan: visual, bunyi, dan makna. Misalnya, dua kata yang berbeda arti dan pelafalan, walau sebagian huruf sama, mungkin tidak menimbulkan kebingungan. Tambahkan perbedaan kelas, segmen pasar, dan cara pemasaran. Bila ada kesepakatan koeksistensi dengan pemilik merek pembanding, lampirkan sebagai bukti.

Hindari menyerang pemeriksa atau pemilik merek lain. Fokuslah pada fakta dan peraturan. Jika alasan penolakan adalah kurang daya pembeda, jelaskan bahwa merek telah dipakai lama dan dikenal pembeli sebagai tanda usaha Anda, sertakan bukti volume penjualan dan promosi. Tanda yang awalnya lemah dapat memperoleh daya pembeda melalui pemakaian.

Kesalahan umum

Contoh: Pemilik kedai kopi mendaftarkan nama yang terdengar mirip dengan merek lain untuk kelas minuman. Surat penolakan menyebut persamaan bunyi. Ia membaca surat, mencatat tenggat, dan memeriksa merek pembanding. Ternyata merek itu terdaftar untuk produk kosmetik, bukan minuman, tetapi kelasnya tercantum luas. Ia menyusun tanggapan yang menjelaskan perbedaan barang dan pasar, melampirkan bukti penjualan dan foto kedai, serta menyempitkan daftar barang menjadi minuman kopi dan jasa kedai. Pemeriksa menerima tanggapan itu, dan permohonan dilanjutkan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan jalur penolakan, banding, dan gugatan seperti di atas, dengan Komisi Banding Merek sebagai lembaga khusus. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyesuaikan sebagian kebijakan kekayaan intelektual, tetapi jalur dasar tersebut relatif stabil. Hal yang sering berubah adalah sistem daring, formulir, dan peraturan menteri. Karena itu periksa ulang tata cara tanggapan dan banding terbaru di situs DJKI.

Upaya lain di luar jalur resmi

Selain tanggapan dan banding, ada upaya strategis. Pertama, negosiasi dengan pemilik merek pembanding untuk memperoleh surat persetujuan atau perjanjian koeksistensi. Kedua, pembelian atau lisensi merek yang menjadi penghalang, bila pemiliknya bersedia. Ketiga, gugatan pembatalan merek pembanding bila merek itu terdaftar dengan itikad tidak baik atau tidak dipakai; lihat pembatalan merek itikad tidak baik dan gugatan dan perpanjangan merek dan merek terdaftar dihapus. Keempat, memodifikasi merek agar lebih khas. Pilihan terbaik tergantung nilai merek bagi usaha dan biaya yang sanggup ditanggung.

Contoh urutan waktu menghadapi penolakan

Untuk gambaran, bayangkan surat penolakan diterima pada suatu hari. Pada minggu pertama, pemohon membaca alasan, mencari merek pembanding, dan menghitung tenggat. Pada minggu kedua dan ketiga, ia mengumpulkan bukti pemakaian dan berkonsultasi. Bila tanggapan masih dimungkinkan, ia mengirim tanggapan dalam masa itu. Jika keputusan akhir tetap menolak, ia menyiapkan memori banding sebelum batas tiga bulan berakhir, dengan catatan angka itu perlu dicek pada teks resmi. Jangan menunggu bulan terakhir, sebab pengumpulan bukti dan pembayaran biaya memerlukan waktu.

Mempertimbangkan biaya dan manfaat

Setiap langkah membutuhkan biaya: konsultan, biaya banding, dan waktu. Timbang nilai merek bagi usaha. Untuk merek yang baru dipakai dan mudah diganti, memodifikasi merek mungkin lebih murah daripada berperkara panjang. Untuk merek yang sudah dikenal pelanggan dan menopang omzet, memperjuangkan pendaftaran jauh lebih berharga. Bicarakan kedua opsi dengan konsultan, dan buat keputusan berdasarkan angka sederhana: perkiraan biaya melawan nilai kerugian bila kehilangan merek. Jangan lupa bahwa pemakaian merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain berisiko somasi atau gugatan.

Menyiapkan bukti reputasi yang meyakinkan

Bukti reputasi merek tidak harus mewah. Kumpulkan faktur penjualan berurutan dari beberapa tahun, foto produk dan kemasan bertanggal, materi promosi, ulasan pelanggan, jumlah pengikut media sosial, serta liputan media. Susun secara kronologis dengan daftar isi. Pemeriksa lebih mudah menilai bukti yang rapi dan relevan daripada tumpukan dokumen tanpa penjelasan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penolakan berarti saya tidak boleh memakai nama itu? Tidak otomatis. Penolakan berkaitan dengan pendaftaran. Namun bila ada merek terdaftar milik pihak lain, pemakaian oleh Anda dapat dipersoalkan pemilik merek itu. Pertimbangkan risiko.

Berapa lama waktu menjawab penolakan? Undang-undang dan surat penolakan menetapkan jangka waktu. Periksa teks resmi dan surat Anda.

Apakah banding mengharuskan advokat? Tidak. Namun bantuan konsultan atau advokat membantu menyusun argumen hukum.

Apakah bisa mengajukan merek yang sama setelah ditolak? Bisa, tetapi sebaiknya dengan perubahan yang menjawab alasan penolakan. Mengajukan ulang tanpa perubahan akan menghasilkan penolakan serupa.

Ringkasan

• Penolakan merek bukan akhir; tersedia tanggapan, banding, dan gugatan.
• Pahami alasan, hitung tenggat, dan siapkan bukti.
• Tanggapan sebaiknya singkat, terstruktur, dan menjawab semua alasan.
• Pertimbangkan memodifikasi merek atau menyempitkan daftar barang.
• Banding diajukan kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu yang diatur; periksa teks resmi.
• Simpan semua dokumen dan awasi pendaftaran pihak lain.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Merek Ditolak DJKI: Alasan Penolakan dan Cara Menanggapinya
• Panduan Pendaftaran Merek Dagang ke DJKI: Dari Pencarian Hingga Sertifikat
• Gugatan Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik: Syarat, Jangka Waktu, dan Langkah
• Merek Terkenal dan Perlindungan Lintas Kelas: Kriteria dan Batasnya
• Memilih Kelas Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek: Panduan bagi Pelaku Usaha

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.