Gugatan Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik: Syarat, Jangka Waktu, dan Langkah

Apa itu pembatalan merek dan siapa yang terkena

Pembatalan merek adalah proses hukum untuk menghapus pendaftaran merek karena pendaftarannya dianggap tidak sah sejak awal. Berbeda dengan penghapusan karena tidak digunakan, pembatalan menyasar kesalahan pada saat pendaftaran, misalnya merek itu seharusnya ditolak atau didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Pihak yang terkena:

• pemilik merek terdaftar yang digugat;
• pihak yang merasa lebih berhak atas merek tersebut, misalnya pemakai pertama;
• distributor, agen, atau mitra dagang yang mendaftarkan merek milik prinsipalnya;
• bekas karyawan atau bekas mitra yang mendaftarkan merek usaha lama;
• penerima lisensi yang mereknya terancam dibatalkan.

Dasar hukumnya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga, yaitu pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa sengketa kekayaan intelektual tertentu, termasuk merek.

Apa arti itikad tidak baik

Itikad tidak baik berarti pendaftar mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa merek itu milik atau dipakai pihak lain, lalu tetap mendaftarkannya dengan niat membonceng reputasi, mematikan pesaing, atau menjual kembali merek tersebut. UU Merek menyebut bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4). Penjelasan undang-undang memberi gambaran: pemohon dianggap beritikad tidak baik bila dalam mendaftarkan mereknya terdapat niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contoh perbuatan yang sering dinilai beritikad tidak baik:

• distributor mendaftarkan atas namanya sendiri merek produk yang ia jual;
• mantan mitra mendaftarkan nama usaha bersama setelah kerja sama bubar;
• pihak yang mendaftarkan merek asing terkenal yang belum masuk Indonesia;
• pendaftar yang meniru logo, kemasan, dan gaya produk pesaing.

Itikad tidak baik harus dibuktikan oleh penggugat. Ia tidak diduga begitu saja. Bukti situasi sebelum pendaftaran, misalnya korespondensi, kontrak distribusi, dan riwayat pemakaian, menjadi kunci.

Siapa yang boleh menggugat dan berapa lama tenggatnya

Menurut UU 20/2016, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak (Pasal 76). Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan, tetapi harus lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Tenggatnya: gugatan pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 77 ayat 1). Namun jangka waktu itu tidak berlaku, atau gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 77 ayat 2). Karena rumusan ini penting, baca teks resmi dan putusan terbaru untuk memastikan cara penerapannya.

Langkah praktis menggugat

1. Periksa posisi Anda. Apakah Anda pemakai merek lebih dulu? Apakah pihak yang digugat tahu atau seharusnya tahu? Himpun bukti kronologi.
2. Kumpulkan bukti. Contoh: faktur penjualan awal, foto produk, kontrak distribusi, korespondensi, bukti iklan, dan data pendaftaran merek tergugat.
3. Pastikan Anda berkepentingan secara hukum. Gugatan dari pihak yang tidak berkepentingan dapat ditolak.
4. Kirim somasi atau coba negosiasi. Surat peringatan membuka peluang kesepakatan, misalnya pengalihan merek secara sukarela. Lihat merek ditiru pesaing UMKM, somasi dan gugatan.
5. Ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan memuat identitas, kronologi, dasar hukum, dan permintaan pembatalan. Menteri hukum biasanya diikutsertakan sebagai turut tergugat agar putusan dapat dicatat.
6. Ikuti persidangan. Tahap jawaban, bukti surat, saksi, dan kadang ahli. Pengadilan Niaga memeriksa dalam jangka waktu yang diatur undang-undang.
7. Upaya hukum. Menurut UU Merek, putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Periksa tenggat kasasi pada teks resmi.
8. Pencoretan merek. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, salinannya disampaikan kepada Menteri agar merek dicoret dari daftar umum.

Selama sengketa, sering terjadi tuntutan ganti rugi dan permintaan penghentian pemakaian. Pelajari juga sengketa merek dagang, nama usaha sama dengan pesaing.

Bukti yang menentukan

Gugatan pembatalan sering kalah karena bukti lemah. Fokuskan pada hal-hal berikut:

• Kapan Anda mulai memakai merek. Nota, kemasan, foto, iklan, dan saksi pelanggan.
• Hubungan Anda dengan tergugat. Kontrak, pesan, dan korespondensi menunjukkan bahwa tergugat tahu merek itu milik Anda.
• Reputasi merek. Omzet, promosi, liputan, dan jangkauan pemasaran.
• Kemiripan. Perbandingan tampilan, bunyi, dan kelas barang.
• Motif tergugat. Misalnya tergugat menawarkan menjual merek tersebut kepada Anda, atau mendaftarkan banyak merek milik pihak lain.

Di sisi tergugat, bukti pemakaian sendiri yang sah, bukti bahwa merek dibuat mandiri, dan bukti bahwa penggugat tidak lebih dulu memakai atau mengenal merek tersebut dapat menjadi pembelaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU 20/2016 menggantikan UU 15/2001 dan memperjelas pembatalan, terutama penegasan itikad tidak baik sebagai alasan dan pengaturan tentang jangka waktu. Perbedaan dibandingkan aturan lama yang sering dibahas adalah penekanan pada sistem first to file yang tetap memberi ruang bagi pemakai pertama untuk menggugat apabila pendaftar beritikad tidak baik. Selain itu, putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam sengketa merek terus berkembang, sehingga penerapan itikad tidak baik dapat bervariasi. Periksa putusan terbaru melalui direktori putusan Mahkamah Agung sebelum menyusun strategi.

Kesalahan umum

Contoh: distributor yang mendaftarkan merek prinsipal

Contoh: PT Mitra Rasa (fiktif) menjadi distributor kopi bubuk merek "Kopi Pelita" milik usaha kecil di luar kota. Tanpa sepengetahuan pemilik, PT Mitra Rasa mendaftarkan "Kopi Pelita" atas nama sendiri. Beberapa tahun kemudian pemilik asli ingin memperluas pasar dan mendapati mereknya telah terdaftar atas nama orang lain. Pemilik menghimpun kontrak distribusi, faktur lama, dan pesan yang menunjukkan bahwa distributor mengetahui merek itu miliknya. Ia mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga atas dasar itikad tidak baik. Hasil akhirnya bergantung pada pembuktian dan penilaian hakim. Cerita ini fiktif.

Alternatif selain gugatan

Gugatan memakan waktu dan biaya. Pertimbangkan alternatif: keberatan saat masa pengumuman permohonan, mediasi, negosiasi pembelian merek, atau perjanjian koeksistensi yang membagi bidang usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibahas pada mediasi bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk kasus yang nilainya besar, gugatan tetap penting, namun alternatif sering lebih cepat memulihkan usaha.

Akibat putusan pembatalan

Jika gugatan dikabulkan dan putusan berkekuatan hukum tetap, pendaftaran merek dicoret dari daftar umum merek. Akibatnya perlindungan hilang, dan pemilik yang dicoret tidak lagi dapat melarang pihak lain memakai merek tersebut berdasarkan pendaftaran itu. Pemenang gugatan tidak otomatis menjadi pemilik merek. Ia perlu mengajukan permohonan pendaftaran atas nama sendiri, dan permohonan itu tetap diperiksa. Karena itu, sebelum menggugat, pertimbangkan apakah Anda sudah atau akan mendaftarkan merek yang sama atas nama Anda, termasuk di kelas yang tepat.

Tergugat yang kalah dapat diminta ganti rugi bila ada dasar gugatan terpisah, misalnya pelanggaran merek. Gugatan pembatalan dan gugatan ganti rugi dapat dipertimbangkan bersamaan, namun pembuktiannya berbeda. Konsultasikan dengan advokat mengenai strategi penggabungan gugatan.

Hubungan dengan jalur pidana dan perdata lain

Selain pembatalan, pihak yang mereknya ditiru dapat mempertimbangkan gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan, serta pengaduan pidana. Pelanggaran merek dalam UU Merek tergolong delik aduan, artinya diproses polisi bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Nominal pidananya tidak dicantumkan di sini karena perlu diperiksa pada teks resmi terbaru. Perlu diingat bahwa jalur pidana tidak serta-merta membatalkan merek terdaftar. Untuk itu tetap diperlukan putusan Pengadilan Niaga.

Banyak sengketa berakhir dengan kesepakatan: tergugat mengalihkan merek, atau kedua pihak membagi bidang usaha. Kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam akta perdamaian dan dicatat bila menyangkut pengalihan hak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama saya bisa menggugat pembatalan merek? Umumnya lima tahun sejak pendaftaran, tetapi dapat tanpa batas bila ada itikad tidak baik atau pelanggaran ketertiban umum menurut ketentuan UU Merek. Cek teks resmi.

Ke pengadilan mana gugatan diajukan? Ke Pengadilan Niaga yang berwenang, yang ditentukan menurut domisili tergugat sesuai aturan.

Apakah ada banding? Menurut UU Merek, upaya hukum atas putusan gugatan pembatalan langsung ke kasasi. Periksa teks resmi dan tenggatnya.

Apakah pemakai pertama pasti menang? Tidak. Sistem first to file memberi perlindungan kepada yang mendaftar, kecuali penggugat dapat membuktikan itikad tidak baik atau alasan pembatalan lain.

Ringkasan

• Pembatalan merek menyasar kesalahan saat pendaftaran, termasuk itikad tidak baik.
• Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan.
• Tenggat umumnya lima tahun, dengan pengecualian untuk itikad tidak baik dan pelanggaran ketertiban umum.
• Bukti kronologi, hubungan para pihak, dan reputasi merek sangat menentukan.
• Daftarkan merek sendiri lebih awal dan atur kontrak dengan mitra.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Baca juga

• Perpanjangan Merek 10 Tahun dan Risiko Merek Terdaftar Dihapus
• Merek Terkenal dan Perlindungan Lintas Kelas: Kriteria dan Batasnya
• Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller: Perbedaan, Risiko, dan Klausul Penting

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.