Merek Ditolak DJKI: Alasan Penolakan dan Cara Menanggapinya

Apa arti penolakan merek dan siapa yang terkena

Penolakan merek berarti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), setelah memeriksa permohonan, menyimpulkan bahwa merek tidak dapat didaftar. Pemohon menerima pemberitahuan tertulis yang memuat alasan. Pihak yang terkena adalah pemohon, baik perorangan, usaha kecil, maupun perusahaan. Penolakan tidak sama dengan tuduhan melanggar merek orang lain. Ini keputusan administratif tentang layak atau tidaknya merek didaftar.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membedakan dua kelompok alasan:

• Merek yang tidak dapat didaftar. Alasan yang bersifat mutlak, misalnya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan (Pasal 20).
• Merek yang ditolak. Alasan yang bersifat relatif, terutama karena ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, dengan merek terkenal, atau dengan indikasi geografis terdaftar; meniru nama atau foto orang tanpa izin; atau diajukan pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 21).

Pembedaan ini membantu menentukan strategi. Alasan mutlak biasanya berkaitan dengan tanda itu sendiri. Alasan relatif berkaitan dengan hubungan merek Anda dengan hak pihak lain.

Alasan penolakan yang paling sering

Persamaan pada pokoknya adalah alasan yang paling lazim. Menurut penjelasan undang-undang, istilah ini berarti kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Artinya, tidak harus identik. Cukup kesan keseluruhan yang membuat konsumen dapat bingung.

Langkah menanggapi penolakan

1. Baca surat penolakan sampai habis. Catat nomor permohonan, tanggal surat, dasar hukum yang disebut, dan merek pembanding bila ada. Catat tenggat tanggapan. Tenggat ini pendek, sehingga hitung sejak tanggal yang tertera pada surat.
2. Tentukan jenis alasannya. Mutlak atau relatif. Dari sini Anda tahu apakah argumen bisa fokus pada merek Anda atau pada hubungan dengan merek pembanding.
3. Telusuri merek pembanding. Lihat tampilan, kelas, uraian barang atau jasa, dan status merek pembanding di pangkalan data. Apakah masih berlaku? Apakah penggunaannya benar-benar di barang yang sama?
4. Cari pembeda. Bandingkan bunyi, tulisan, makna, logo, warna, dan kelompok konsumen. Kumpulkan bukti penggunaan merek Anda: foto produk, nota penjualan, iklan, dan bukti pasar.
5. Pertimbangkan perubahan uraian atau kelas. Menyempitkan uraian barang atau jasa dapat menghindari kesan sejenis dengan merek pembanding.
6. Pertimbangkan surat persetujuan. Bila pemilik merek pembanding bersedia, surat persetujuan (letter of consent) dapat membantu, walaupun tidak mengikat pemeriksa.
7. Susun tanggapan. Tulis poin demi poin: apa dasar penolakan, mengapa Anda berpendapat keliru, bukti pendukung, dan permintaan agar permohonan dilanjutkan.
8. Ajukan sebelum tenggat. Simpan bukti pengajuan.
9. Nilai upaya lanjutan. Bila tanggapan tidak diterima, pelajari upaya yang tersedia, dan pertimbangkan apakah merek perlu diubah.

Tenggat dan bentuk upaya lanjutan perlu dicek pada surat penolakan dan peraturan terbaru. Menurut ketentuan, penolakan dapat ditindaklanjuti dengan tanggapan, dan pada tahap berikutnya dengan upaya hukum yang diatur dalam undang-undang, yang dapat berupa banding atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Karena rincian prosedur ini perlu dicocokkan dengan teks resmi dan praktik terbaru, konsultasikan dengan konsultan kekayaan intelektual atau advokat.

Cara menyusun argumen yang kuat

Tanggapan yang efektif bukan keluhan, melainkan analisis. Beberapa pola argumen yang lazim:

• Perbedaan visual. Jelaskan bahwa logo, warna, dan susunan huruf berbeda sehingga kesan keseluruhan tidak sama.
• Perbedaan bunyi dan makna. Terangkan bahwa walau ada kesamaan huruf, pelafalan dan artinya berbeda.
• Perbedaan barang atau jasa. Tunjukkan bahwa barang yang dilindungi tidak sejenis, misalnya jalur distribusi dan konsumen berbeda.
• Unsur dominan. Jelaskan bahwa unsur yang sama adalah kata umum yang tidak dominan.
• Pemakaian lebih dulu. Beritikad baik memakai merek bertahun-tahun dapat menjadi konteks, tetapi dalam sistem first to file tidak otomatis mengalahkan pendaftaran orang lain.
• Merek pembanding tidak digunakan. Merek terdaftar yang lama tidak dipakai dapat diajukan penghapusan. Lihat perpanjangan merek dan merek terdaftar dihapus.

Gunakan bahasa tertib dan lampirkan bukti yang bisa diverifikasi. Hindari menuduh pemilik merek pembanding berniat buruk tanpa bukti.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU 20/2016 menggantikan UU 15/2001 dan memperjelas alasan penolakan serta itikad tidak baik. Sistem pendaftaran kini daring, termasuk penyampaian tanggapan. Peraturan menteri tentang pendaftaran merek diperbarui beberapa kali, dan UU Cipta Kerja (kini UU 6/2023) dapat memengaruhi sebagian ketentuan terkait, sehingga perlu diperiksa. Karena rincian tenggat dan bentuk upaya lanjutan dapat berubah melalui peraturan pelaksana, pembaca perlu memeriksa teks terbaru. Prinsip penolakan karena persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik sendiri relatif stabil.

Kesalahan umum

Contoh: nama minuman yang dianggap mirip

Contoh: Pak Dedi (fiktif) mendaftarkan merek minuman "Segar Nusa". DJKI menolak karena mirip dengan merek "Sagar Nusa" terdaftar di kelas yang sama. Pak Dedi menelusuri dan mendapati merek pembanding terdaftar untuk jamu bubuk. Dalam tanggapan ia menyempitkan uraian menjadi minuman sari buah, menunjukkan logo dan warna yang berbeda, menjelaskan perbedaan bunyi, dan melampirkan bukti penjualan. Pemeriksa dapat menerima atau menolak tanggapan itu, tergantung penilaian. Pak Dedi juga menyiapkan nama alternatif sebagai cadangan. Cerita ini fiktif dan tidak menjanjikan hasil.

Negosiasi dengan pemilik merek pembanding

Selain menjawab pemeriksa, sebagian pemohon menghubungi pemilik merek pembanding. Beberapa kemungkinan: meminta persetujuan tertulis, membeli merek pembanding, mengatur lisensi, atau menyepakati pembagian bidang usaha. Pembelian merek mensyaratkan pengalihan hak yang dicatat. Lihat pengalihan hak merek dan pewarisan merek. Lisensi dibahas pada lisensi merek, perjanjian royalti, dan pencatatan. Pastikan semua kesepakatan tertulis.

Peran pemeriksa, keberatan pihak lain, dan masa pengumuman

Penolakan bisa datang dari dua jalur. Pertama, pemeriksa merek di DJKI menolak berdasarkan hasil penelusuran sendiri. Kedua, pihak lain mengajukan keberatan atau oposisi selama masa pengumuman permohonan. Setelah permohonan lolos pemeriksaan formalitas, permohonan diumumkan dalam berita resmi merek selama dua bulan menurut UU 20/2016, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan tertulis. Pemohon akan menerima salinan keberatan dan diberi kesempatan menjawab.

Bedanya bagi pemohon: pada jalur pertama, argumen diarahkan pada pemeriksa. Pada jalur kedua, Anda berhadapan dengan pihak yang punya kepentingan nyata, sehingga negosiasi lebih mungkin. Misalnya pemilik merek pembanding bersedia menarik keberatan bila Anda menyesuaikan tampilan logo atau membatasi uraian barang. Dokumentasikan semua kesepakatan secara tertulis dan jangan menyerahkan kewajiban kepada janji lisan.

Membaca bukti pembanding dengan teliti

Banyak tanggapan gagal karena pemohon tidak membaca merek pembanding secara teliti. Beberapa hal yang perlu dicek:

• Tanggal pendaftaran dan masa berlaku. Merek yang masa perlindungannya sudah lewat dan tidak diperpanjang tidak lagi menghalangi.
• Pemilik dan riwayat pengalihan. Pemilik merek pembanding mungkin sudah berganti, dan itu memengaruhi kemungkinan negosiasi.
• Uraian dan kelas. Merek bisa terdaftar di kelas yang sama tetapi untuk barang yang berbeda jauh. Di sini perbedaan barang menjadi argumen utama.
• Tampilan. Bandingkan gambar, bukan hanya teks. Dua merek dengan kata yang sama bisa berbeda kesan karena logo.
• Status penggunaan. Bila merek pembanding tampaknya tidak dipakai, kumpulkan bukti dan pertimbangkan gugatan penghapusan, yang dibahas pada artikel perpanjangan dan penghapusan merek.

Perlu diingat bahwa bukti yang Anda kumpulkan harus sah dan diperoleh dengan cara yang baik. Jangan meminta orang menyamar sebagai pembeli dengan cara yang menyesatkan atau melanggar hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penolakan berarti saya tidak boleh memakai nama itu? Tidak otomatis. Penolakan berarti tidak dapat didaftar. Namun memakai merek yang mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain berisiko digugat. Nilai risiko dengan nasihat hukum.

Apakah biaya dikembalikan bila ditolak? Pada umumnya biaya permohonan yang telah dibayar tidak dikembalikan. Periksa ketentuan tarif dan pengembalian dalam peraturan terbaru.

Boleh mengajukan ulang dengan merek yang diubah? Boleh. Anda dapat mengajukan permohonan baru dengan merek yang sudah diperbaiki. Tetapi permohonan baru memulai proses dari awal.

Bagaimana jika pihak lain mengajukan keberatan saat pengumuman? Anda akan diberi kesempatan menjawab. Prinsipnya mirip: siapkan bukti dan argumen.

Ringkasan

• Penolakan dapat didasarkan pada alasan mutlak atau relatif.
• Persamaan pada pokoknya berarti kesan mirip karena unsur dominan, bukan harus identik.
• Catat tenggat dan susun tanggapan berbasis bukti.
• Menyempitkan uraian barang atau jasa dapat membantu.
• Siapkan nama cadangan dan jangan berinvestasi besar sebelum merek terdaftar.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Baca juga

• Memilih Kelas Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek: Panduan bagi Pelaku Usaha
• Pendaftaran Merek Dagang di DJKI: Syarat, Prosedur, Jangka Waktu, dan Sengketa
• Gugatan Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik: Syarat, Jangka Waktu, dan Langkah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.