Merek Terkenal dan Perlindungan Lintas Kelas: Kriteria dan Batasnya

Apa itu merek terkenal dan siapa yang terkena

Merek terkenal adalah merek yang oleh masyarakat luas dikenal sebagai tanda dari barang atau jasa tertentu, sehingga reputasinya melampaui pasar produk aslinya. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberi daftar merek terkenal. Penilaiannya dilakukan kasus per kasus oleh pemeriksa merek atau hakim.

Konsep ini penting bagi dua pihak. Pemilik merek besar ingin mencegah orang menumpang reputasinya. Pelaku usaha kecil perlu tahu bahwa memakai nama yang menyerupai merek terkenal, walau untuk barang berbeda, dapat ditolak pendaftarannya atau digugat. Yang terkena meliputi:

• pemilik merek terkenal, termasuk merek asing;
• pelaku usaha yang memilih nama mirip merek terkenal;
• konsultan dan pendaftar yang menelusuri merek;
• konsumen yang berpotensi tertipu.

Prinsip yang mendasarinya berasal dari perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual, seperti Konvensi Paris dan perjanjian TRIPS (kesepakatan dagang internasional tentang kekayaan intelektual), yang Indonesia ikuti. Perjanjian ini menghendaki negara anggota melindungi merek terkenal bahkan bila belum terdaftar di negara itu. Cara Indonesia melaksanakannya diatur dalam UU Merek.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dalam UU 20/2016 (Pasal 21), permohonan merek ditolak bila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

• merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
• merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
• merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
• indikasi geografis terdaftar.

Dua hal perlu dicatat. Pertama, untuk barang atau jasa sejenis, perlindungan merek terkenal sudah dikenal luas. Kedua, perlindungan untuk barang tidak sejenis (perlindungan lintas kelas) bergantung pada persyaratan tambahan dalam peraturan pelaksana. Status dan isi peraturan pelaksana itu perlu diperiksa pada teks resmi terbaru, sebab inilah yang menentukan sejauh apa perlindungan lintas kelas dapat dipakai.

Penjelasan undang-undang menyebut beberapa hal yang diperhatikan dalam menilai merek terkenal, antara lain pengetahuan umum masyarakat tentang merek itu di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara, serta bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Bila diperlukan, pengadilan dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut.

Kriteria yang biasa dipakai menilai kemasyhuran

Kriteria di atas merupakan ringkasan faktor yang lazim dipertimbangkan, bukan daftar baku dari satu pasal. Pengadilan menilai bukti secara menyeluruh, sehingga satu faktor tidak otomatis menentukan.

Perlindungan lintas kelas: sejauh apa

Lintas kelas berarti perlindungan menjangkau barang atau jasa yang berada di kelas berbeda dengan yang didaftarkan. Misalnya merek minuman ternama dipakai oleh pihak lain untuk jasa salon. Pemilik merek terkenal dapat berargumen bahwa penggunaan itu memanfaatkan reputasi, mengaburkan kekhasan merek, atau menyesatkan publik.

Namun tidak semua merek mendapat perlindungan ini. Syarat yang lebih ketat berlaku, dan pengadilan akan menimbang apakah ada hubungan yang dapat menimbulkan kesan keterkaitan, atau apakah pemakaian itu menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal. Pelaku usaha kecil tidak perlu takut berlebihan: memiliki nama yang kebetulan sama dengan merek terkenal untuk usaha yang jelas berbeda belum tentu melanggar. Tetapi bila nama itu jelas meniru, meskipun untuk bidang lain, risikonya besar.

Bagi pemilik merek, strategi yang lebih aman daripada mengandalkan status terkenal adalah mendaftarkan merek di kelas-kelas yang berdekatan dan kelas yang mungkin disalahgunakan. Lihat pendaftaran merek, kelas barang dan jasa. Strategi pembuktian status terkenal itu mahal dan tidak pasti.

Langkah praktis

Bagi pelaku usaha yang memilih nama:

1. Telusuri nama di pangkalan data merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mesin pencari. Cari nama yang sama dan yang mirip dalam bunyi atau tulisan.
2. Periksa apakah ada merek yang sangat dikenal. Jika nama Anda mengingatkan orang pada merek besar, ubah.
3. Jangan memakai bagian khas merek terkenal. Menambah kata umum di depan atau belakang tidak cukup untuk menghilangkan kemiripan.
4. Daftarkan merek Anda sendiri. Tanpa pendaftaran, Anda tidak punya dasar hukum yang kuat.
5. Jika menerima somasi, jangan abaikan. Periksa klaim, kumpulkan bukti asal-usul nama, dan konsultasikan.

Bagi pemilik merek yang mereknya ditiru:

1. Kumpulkan bukti kemasyhuran. Sertifikat, bukti promosi, data penjualan, survei, dan liputan media.
2. Pantau pengumuman permohonan merek. Ajukan keberatan selama masa pengumuman bila ada permohonan yang meniru.
3. Ajukan somasi. Surat peringatan tertulis memberi kesempatan penyelesaian damai. Lihat merek ditiru pesaing UMKM, somasi dan gugatan.
4. Pertimbangkan gugatan. Gugatan pembatalan atau ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga. Lihat pembatalan merek, itikad tidak baik, dan gugatan.
5. Pertimbangkan jalur pidana. UU Merek memuat ketentuan pidana. Nominal sanksinya perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perlindungan merek terkenal sudah lama dikenal. UU 20/2016 menggantikan UU 15/2001 dan mempertahankan prinsip tersebut dengan menambah ketegasan pada itikad tidak baik. Satu hal yang perlu terus diperhatikan adalah peraturan pelaksana untuk perlindungan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis; isi dan keberadaannya perlu dicek di peraturan.bpk.go.id. Selain itu, praktik penilaian di pengadilan terus berkembang melalui putusan, termasuk putusan Mahkamah Agung. Karena putusan tidak terikat satu sama lain secara kaku di Indonesia, hasil di satu perkara tidak otomatis berlaku di perkara lain.

Kesalahan umum

Contoh: warung kopi dengan nama mirip merek ternama

Contoh: Mas Anto (fiktif) membuka usaha cuci mobil dengan nama yang mirip merek minuman ternama, tanpa maksud buruk. Seorang konsultan memperingatkan bahwa nama itu meniru huruf dan gaya logo merek terkenal. Mas Anto memilih mengganti nama sebelum mencetak papan besar. Di kota lain, pelaku usaha menolak mengganti nama dan menerima somasi. Ia lalu berunding, menyetujui mengganti nama dalam jangka waktu tertentu, dan tidak digugat. Cerita ini fiktif sebagai ilustrasi.

Merek terkenal asing dan perlindungan di Indonesia

Merek terkenal tidak harus terdaftar di Indonesia untuk mendapat perlindungan, tetapi pembuktiannya lebih sulit tanpa pendaftaran. Karena itu pemilik merek asing yang pasarnya mulai masuk ke Indonesia biasanya mendaftarkan merek sejak dini. Bagi pelaku usaha lokal, kebiasaan menyalin gaya merek luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia membawa risiko: pemilik asli dapat muncul kemudian dan membuktikan kemasyhuran mereknya.

Perlu pula dibedakan antara itikad tidak baik dan sekadar kebetulan. Pendaftar yang sengaja membajak merek asing agar dapat menjualnya kembali kepada pemilik aslinya dapat dinilai beritikad tidak baik, yang menjadi dasar penolakan atau pembatalan.

Perbedaan merek terkenal dan merek yang sekadar populer

Tidak semua merek yang ramai dibicarakan adalah merek terkenal dalam arti hukum. Sebuah toko lokal yang sangat disukai di satu kota belum tentu memenuhi kriteria kemasyhuran. Pengadilan biasanya mencari bukti pengenalan yang luas, jangka waktu penggunaan yang panjang, investasi promosi yang besar, serta jangkauan yang melampaui satu daerah. Di sisi lain, merek lokal bisa mendapat perlindungan memadai tanpa status terkenal, asalkan terdaftar dan dipakai untuk barang atau jasa yang jelas.

Perbedaan ini berarti pemilik usaha kecil sebaiknya tidak menggantungkan perlindungan pada klaim terkenal. Daftarkan merek, simpan bukti pemakaian, dan awasi pengumuman permohonan merek yang mirip. Perlindungan dari pendaftaran lebih pasti daripada argumen kemasyhuran.

Peran survei dan bukti di persidangan

Karena penilaian bersifat faktual, pembuktian memegang peran besar. Pemilik merek biasanya menghadirkan dokumen, saksi, dan kadang ahli. Survei publik yang dikerjakan lembaga independen, bila diperintahkan atau diterima pengadilan, dapat memperlihatkan seberapa besar bagian masyarakat yang mengenal merek. Metodologi survei, jumlah responden, dan wilayahnya akan dinilai hakim. Survei yang disusun berat sebelah kemungkinan besar tidak meyakinkan.

Pihak lawan dapat membantah dengan menunjukkan bahwa merek tidak dikenal di segmen konsumen yang relevan, bahwa persamaan hanya pada unsur umum, atau bahwa ada alasan sah memakai nama itu. Karena itu, kedua belah pihak sebaiknya menyiapkan bukti jauh sebelum sengketa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah merek terkenal harus terdaftar di Indonesia? Tidak selalu untuk mendapat perlindungan, namun pendaftaran memperkuat posisi. Status terkenal harus dibuktikan.

Siapa yang menentukan sebuah merek terkenal? Pemeriksa merek dan hakim menilai berdasarkan bukti dalam kasus. Tidak ada daftar resmi yang bersifat tetap.

Bolehkah memakai nama yang sama dengan merek terkenal untuk usaha yang sangat berbeda? Belum tentu dilarang, tetapi berisiko. Menilainya perlu analisis kemiripan, reputasi, dan potensi menyesatkan.

Apa yang bisa dilakukan pemilik merek terkenal terhadap peniru? Mengajukan keberatan saat pengumuman, mengirim somasi, menggugat pembatalan atau ganti rugi, dan menempuh jalur pidana bila memenuhi unsur.

Ringkasan

• Merek terkenal dapat mendapat perlindungan melampaui kelas yang didaftarkan.
• Perlindungan untuk barang tidak sejenis memerlukan persyaratan tambahan dalam peraturan pelaksana; periksa teks resmi terbaru.
• Penilaian memperhatikan pengetahuan masyarakat, reputasi, promosi, dan pendaftaran di berbagai negara.
• Pelaku usaha sebaiknya menelusuri nama sebelum memakainya.
• Pemilik merek perlu menyimpan bukti reputasi dan mendaftarkan kelas berdekatan.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Baca juga

• Memilih Kelas Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek: Panduan bagi Pelaku Usaha
• Gugatan Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik: Syarat, Jangka Waktu, dan Langkah
• Merek Ditolak DJKI: Alasan Penolakan dan Cara Menanggapinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.